100-27-83 8(800)
Звонок по России бесплатно
пн-пт, 9:00-18:00 мск

Статьи

28.03.2022 Боровский Д.А. Толкование формулы изобретения или полезной модели // Патентный поверенный. 2019. № 2 – С. 12.

ТОЛКОВАНИЕ ФОРМУЛЫ ИЗОБРЕТЕНИЯ ИЛИ ПОЛЕЗНОЙ МОДЕЛИ

Д.А. Боровский – патентный поверенный, начальник юридического отдела ООО «ПатентВолгаСервис» (г. Саратов, borovsky_patent@mail.ru) В основу статьи легло сообщение, сделанное автором 26 октября 2018 г. на круглом столе «Проблемы судебной экспертизы изобретений и полезных моделей», организованном Санкт-Петербургской коллегией патентных поверенных и Санкт-Петербургской торгово-промышленной палатой. Легальное основание толкования формулы О толковании формулы изобретения или полезной модели при установлении их использования говорится в п. 3 ст. 1358 ГК РФ. Там сказано, что такое толкование осуществляется в соответствии с п. 2 ст. 1354 ГК РФ. Указанный пункт уточняет, что для этого «могут использоваться описание и чертежи». Глагол «могут» здесь означает, что по замыслу законодателя описание и чертежи не являются обязательными или единственными допустимыми источниками толкования. Толкование формулы по правилам толкования норм права Формула конкретного изобретения (полезной модели) является составной частью нормы права, совместно с соответствующими положениями ГК РФ, регулирующей правоотношения по охране исключительного права на объект интеллектуальной собственности, определяемый этой формулой. В полном соответствии с классическим определением нормы права формула определяет установленное и обеспечиваемое государством правило поведения, предоставляющее субъектам регулируемого правоотношения права и возлагающее на них обязанности. Речь идет о правах использования и распоряжения охраняемого изобретения (полезной модели) для правообладателя и об обязанности воздерживаться от использования для прочих лиц. Как и предусмотрено определением, это правило носит общеобязательный и формально определенный характер. Поэтому для толкования формулы можно и нужно применять правила толкования норм права, подробно изложенные в книгах по теории права [1]. [1] См. например: Гойман-Калинский И.В., Иванец Г.И., Червонюк В.И. Элементарные начала общей теории права: Учебное пособие / Под общ. ред. В.И. Червонюк. М.: Колос-с, 2003. Толкование (лат. interpretatio) в теории права определяют как интеллектуальный процесс, направленный, во-первых, на выявление смысла, толкуемого самим интерпретатором (уяснение), и, во-вторых, на доведение этого смысла до сведения других заинтересованных лиц (разъяснение). При производстве судебной экспертизы использования изобретения (полезной модели) объектом толкования является формула в патенте, субъектами – эксперт, выступающий в роли интерпретатора, а также суд и участники процесса, выступающие в роли других заинтересованных в толковании лиц. Толкование как естественный процесс Толкование – естественный процесс, постоянно и, как правило, неосознанно и безотчетно осуществляемый каждым человеком. Почти как дыхание. Тут уместно вспомнить г-на Журдена, персонажа комедии Ж.-Б.Мольера «Мещанин во дворянстве». Помните, как сильно тот удивился, узнав от учителя, что всю жизнь говорил прозой? Так и мы всю жизнь на свой лад толкуем устные и письменные тексты, особо не задумываясь над тем, как мы это делаем. Но если при производстве экспертизы толкование формулы приводит к неочевидным выводам, или если для толкования привлекаются дополнительные источники информации, некоторые умозаключения следует отражать в тексте заключения эксперта. Основные способы толкования Теория права выделяет несколько способов толкования: - грамматический (он же филологический, текстовый, языковой); - логический; - систематический; - исторический; - телеологический (целевой); - функциональный. Грамматический способ толкования. «Формула изобретения – это составленная по установленным правилам краткая словесная характеристика, выражающая техническую сущность изобретения» [2]. Хотя патентная формула может содержать математические выражения, химические формулы, даже отсылки к чертежам, она носит преимущественно словесный характер и интерпретируется в первую очередь по правилам языка. Поэтому толкование формулы обычно начинается именно с грамматики, с филологического способа толкования. [2] Мамиофа И.Э. Эквиваленты в патентной практике. Л.: ЛДНТП, 1979. С. 3. Уяснение смысла отдельных слов и словосочетаний в формуле обычно не вызывает затруднений, а потому проходит незаметно для интерпретатора и не требует отражения в заключении эксперта. Так, однако, бывает не всегда. В формуле могут встречаться специфические термины, профессиональные жаргонизмы, смысл которых в конкретной области техники отличается от общепринятого. Для обозначения частей и материалов могут использоваться торговые наименования продукции разных фирм, зачастую в неправильной транскрипции. Нередко в формуле используются аббревиатуры, непонятные для непосвященных. Безусловно, такие слова требуют толкования. Даже если эксперт обладает специальными знаниями в области техники, к которой относится изобретение или полезная модель, судья, скорее всего, такими знаниями не наделен. Между тем суду должны быть понятны не только сделанные экспертом выводы, но и то, как они получены. Только тогда можно будет утверждать, что заключение эксперта обоснованно и базируется на положениях, позволяющих проверить обоснованность и достоверность сделанных выводов на базе общепринятых научных и практических данных, как того требует закон [3]. [3] Ст. 8 федерального закона от 31 мая 2001 г. № 73-ФЗ «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации». Важно правильно уяснить смысл не только технических терминов, но и служебных слов и словосочетаний. Так, использование в формуле слов «содержит» или «включает» позволяет сделать вывод о том, что в объекте могут быть иные элементы, помимо прямо перечисленных. Напротив, использование словосочетания «состоит из» предполагает, что иных элементов в объекте не предусмотрено. Существуют правила толкования союзов «и», «или», «и/или» при перечислении однородных членов предложения. Если про какие-то элементы объекта изобретения в формуле сказано «А и В», это означает, что они присутствуют в объекте одновременно. Если «А или В» – альтернативно. «А и/или В» – тоже альтернатива, но более сложная: в объекте присутствует либо только А, либо только В, либо А и В одновременно. Требуют толкования слова и словосочетания, применяемые в формуле при определении интервалов параметров: «от», «до», «по меньшей мере», «как минимум», «и более», «не более» и т.д. Толкование этих слов и словосочетаний устанавливает, включаются ли граничные значения параметра в определяемый формулой интервал или нет. Специфически трактуется словосочетание «с возможностью», причем трактовка существенно различается в патентных системах разных ведомств. Например, в России словосочетание «элемент устройства выполнен с возможностью поворота» означает, что элементу присуща функция поворота и при работе устройства элемент обязательно поворачивается. В Европейском патентном ведомстве такое словосочетание понимают иначе. Для европейского эксперта оно будет означать, что функция поворота для элемента возможна, но не обязательна, при работе устройства элемент может и не повернуться. Уяснение и разъяснение смысла предложений для толкования формулы имеет особое значение, поскольку каждый пункт формулы излагается одним предложением, зачастую очень длинным и сложным. Проводится синтаксическое исследование предложения, в ходе которого уделяется внимание употреблению союзов и знаков препинания, различных форм глаголов и причастий, устанавливается соподчиненность частей предложения. Именно такое толкование формулы происходит, в частности, в ходе выявления в ней каждого из признаков изобретения или полезной модели. Логический способ толкования. «Формула изобретения строится по законам логического определения» [4]. [4] Мамиофа И.Э. Указ. соч. С. 3. Соответственно и толковать формулу необходимо с учетом законов логики. Логический способ толкования предусматривает применение логических приемов для уяснения смысла текста. В их числе: логическое преобразование, анализ и синтез, выводы по аналогии, выводы от противного, исключение третьего, доведение до абсурда и др. Систематический способ толкования основан на изучении взаимосвязанных и дополняющих друг друга источников или частей одного источника. Сущность изобретения или полезной модели раскрывается не только в формуле, но и в различных частях описания, а также в чертежах, иллюстрирующих описание. Раздел описания, раскрывающий сущность заявленного технического решения, как правило, дублирует формулу. Однако уже то, что к этому разделу не предъявляется требования изложения единым предложением, делает его более простым для понимания, чем формула. Признаки изобретения или полезной модели, общие с известными аналогами, более обстоятельно раскрыты в разделе описания, посвященном известному уровню техники. Если в формуле патента на устройство оно представляется в статике, то для его толкования очень полезна часть описания, где устройство показано в динамике – в процессе функционирования и сборки-разборки. В описании часто приводятся примеры различных вариантов осуществления заявленного решения – как на уровне отдельных признаков, так и реализации объекта в целом. Эти примеры не следует оставлять без внимания. Один из описанных в патенте вариантов может оказаться примененным в спорном объекте, что позволит проще и убедительнее сделать вывод об использовании запатентованного решения. Чертежи придают наглядность признакам, охарактеризованным в формуле словесно. Для специалистов, владеющих навыками чтения чертежей, они понятнее и информативнее слов. Иногда для толкования формулы сведений, содержащихся в описании и чертежах патента, недостаточно. Возникает потребность в привлечении дополнительных источников, например, словарей и справочников. Исторический способ толкования исходит из условий возникновения нормы права. Применительно к патентной формуле, как представляется, речь может идти об учете истории определения объема охраны в ходе делопроизводства по заявке и/или корректировки формулы при рассмотрении возражения против выдачи патента. В духе доктрины эстоппель [5] объем определяемых формулой прав не должен толковаться расширительно, если условием выдачи патента по ней было более узкое толкование этого объема. [5] Джермакян В.Ю. Президиум ВАС РФ и доктрина эстоппель // Патенты и лицензии. 2012. № 6. С. 35; Джермакян В.Ю. Суд соблюдает принцип правовой определенности при оценке эквивалентных признаков изобретения // Патентный поверенный. 2015. № 2. С. 44. Телеологический способ толкования состоит в выяснении целевой направленности нормы права. Цель объединяет содержание нормы единой направленностью на достижение определенного результата. Хотя цель выходит за пределы непосредственного содержания нормы, она объясняет ее содержание. Применительно к толкованию формулы телеологический способ выражается в уяснении смысла приведенных в ней признаков с учетом назначения и технического результата изобретения или полезной модели. Функциональный способ толкования основан на выяснении факторов и условий, в которых действует и применяется толкуемая норма права. При толковании формулы этот способ позволяет уяснить суть признаков запатентованного решения с учетом их взаимодействия друг с другом и внешними объектами в свете функций, которые они выполняют. Так, признаки устройства, изложенные в формуле полезной модели в статическом состоянии, можно истолковать с учетом раздела описания, где описано функционирование заявленного устройства (так называемая динамика). Буквальное, расширительное и ограничительное толкование По объему толкование бывает буквальным, расширительным и ограничительным. По общему правилу толкование должно быть буквальным, расширительное и ограничительное толкование являются исключениями. Существует мнение, что как расширительное, так и ограничительное толкование формулы изобретения или полезной модели недопустимы [6]. [6] Котельникова Н.С. Исследование объектов патентных прав (изобретений и полезных моделей) с целью установления их использования: Метод. пособие для судебных экспертов. М., 2013. С. 18. Однако на практике мы сталкиваемся и с исключениями из этого правила. Так, для изобретения определяемый формулой объем охраны может быть расширен за счет эквивалентных признаков, известных в качестве таковых в соответствующей области техники на дату приоритета изобретения (п. 3 ст. 1358 ГК РФ). Это можно трактовать как расширительное толкование. Для полезной модели такого исключения не делается: действующее законодательство не предусматривает для нее применения правила эквивалентов. С ограничительным толкованием объема прав по формуле мы имеем дело при применении доктрины эстоппель. Соотношение правил составления и правил толкования формулы При толковании формулы следует опираться на правила, по которым она составлялась. Такие правила закреплены в нормативных актах, действовавших на дату приоритета патента – различных правилах, требованиях, административных регламентах, руководствах и методических рекомендациях, причем в России это не всегда российские нормативные акты. При судебной экспертизе использования на территории Российской Федерации евразийских патентов следует опираться на документы Евразийской патентной организации. Вскоре после включения Крыма в состав России в спешном порядке (сразу в трех чтениях за одно заседание Государственной думы) был принят и немедленно (со дня опубликования) вступил в силу федеральный закон от 21 июля 2014 г. № 252-ФЗ «О внесении дополнения в федеральный закон «О введении в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации». В соответствии с этим законом лица, зарегистрированные на территории Крыма, владеющие украинскими патентами, смогли получить их признание в России. Делалось это очень быстро (месяца за два), бесплатно (без уплаты пошлин) и просто (без проведения экспертизы). Достаточно было подать заявление в Роспатент. Таким правом могли воспользоваться жители Крыма, принявшие российское гражданство, и находящиеся в Крыму юридические лица Украины, подавшие заявление на включение в Единый государственный реестр юридических лиц России. Признавая без экспертизы права по украинским патентам, законодатели не учли специфику украинского интеллектуального права. Например, немыслимую для России возможность выдачи полезной модели не только на устройство, но и на способ, вещество, штамм микроорганизма (см., например, полезные модели РФ № 145613, 1146138, 145627). В результате в российских реестрах появились изобретения и полезные модели, сформулированные по украинским законам и правилам. Следовательно, и толкование формул в таких патентах должно проводиться на основе украинского нормативно-правового акта, действовавшего на дату их приоритета. Это закон Украины «Об охране прав на изобретения и полезные модели» 1993 г. с учетом всех внесенных в него впоследствии изменений. В переводе на русский язык этот закон можно найти в Интернете, например, по адресу http://www.intellect.ua/patent/law/laws/patent. Допустимость использования при судебной экспертизе дополнительных материалов, отсутствующих в деле Дискуссионным остается вопрос о допустимости использования при толковании иных источников сведений (помимо прямо указанных в ГК РФ описания и чертежей), если эти источники не предоставлены эксперту судом. Согласно ст. 16 федерального закона «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации» (далее – Закон): «Эксперт не вправе: … самостоятельно собирать материалы для производства судебной экспертизы »; «Эксперт обязан составить мотивированное письменное сообщение о невозможности дать заключение и направить данное сообщение в орган или лицу, которые назначили судебную экспертизу, если… объекты исследований и материалы дела непригодны или недостаточны для проведения исследований и дачи заключения, и эксперту отказано в их дополнении…». Аналогичные требования содержатся в ст. 55 АПК, ст. 85 ГПК, ст. 57 УПК, ст. 25.9 КоАП. Законы не уточняют, что является самостоятельным сбором материалов и какие именно материалы для производства судебной экспертизы эксперт не вправе самостоятельно собирать. По этому поводу разные специалисты придерживаются диаметрально противоположных мнений. Одни не видят проблемы в самостоятельном проведении экспертом патентно-информационного поиска и исследовании уровня техники, если это требуется для толкования формулы, например, для установления известности эквивалентных признаков. Другие считают, что даже нормативные акты, такие как ГОСТ и СанПиН, эксперт не вправе получить самостоятельно и может запросить только через суд, обратившись с соответствующим ходатайством [7]. [7] Котельникова Н.С. Указ. соч. Обсуждение этой проблемы привело участников круглого стола к следующим выводам. Представляется, что эксперт ограничен в самостоятельном получении лишь тех материалов, доступ к которым ограничен хотя бы для одного из участников дела. Смысл нормы ст. 16 Закона и аналогичных положений процессуальных кодексов – в соблюдении принципа равноправия сторон спора. В соответствии с этим принципом одна сторона не может предоставить эксперту материалы, к которым другая сторона не имеет доступа. Поэтому такие материалы эксперт получает только через суд. Одновременно суд обязан ознакомить с ними и ту сторону спора, у которой их нет. Если речь идет об общедоступных источниках знаний (словарях, справочниках, опубликованных патентах, ГОСТах), то эксперт свободен в их использовании, и их запрос через суд не нужен. Такой подход поддержан и практикой судов. Так, в делах № А45-16794/2016 и А-45-29681/2017 суды подтвердили, что получение экспертом сведений о патенте в открытых реестрах на сайте Роспатента допустимо и не нарушает положений ст. 16 Закона и ст. 55 АПК РФ. В делах № А40-121697/13 и А41-49703/13 суды подтвердили допустимость использования при производстве экспертизы словарей и ГОСТов без их запроса через суд [8]. [8] Из сообщения Т.В. Григорьевой на круглом столе «Патентные споры» в рамках IX (XXIV) ежегодной научно-практической конференции «Современные практики патентных поверенных». Казань. 2018. 28 ноября. Вместе с тем следует помнить о принципе судопроизводства, согласно которому «каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается в обоснование своих требований и возражений» (ст. 56 АПК, ст. 65 ГПК РФ). Поэтому, если одна из сторон ссылается на эквивалентность признаков в обоснование нарушения своего патента, она должна представить тому доказательства, в частности, привести источники известности признака в качестве эквивалентного в данной области техники на дату приоритета изобретения. Проделывать это за заинтересованную сторону судебный эксперт не должен, так как это может быть расценено как нарушение принципа равноправия сторон спора [9]. [9] Из выступления В.М. Рыбакова на круглом столе «Проблемы судебной экспертизы изобретений и полезных моделей». СПб. 2018. 26 октября. Проблема не идентифицируемых признаков в формуле Надо помнить, что даже самое усердное и обстоятельное толкование формулы не всегда оказывается продуктивным. Не исключена ситуация, когда эксперт увидит в формуле принципиально не идентифицируемые признаки. Это признаки, смысл которых не поддается уяснению или противоречит современным научным представлениям [10]. [10] Хорошкеев В.А. Сопоставительный анализ в судебной патентно-технической экспертизе // Патентный поверенный. 2013. № 5. С. 39. В.А. Хорошкеев в своем сообщении на круглом столе привел 10 видов таких признаков, про которые нельзя определенно сказать, присутствуют ли они в спорном объекте или нет. Понятно, что сущность и объем охраны изобретения или полезной модели с такими признаками нельзя определить однозначно. Сказать, использован ли такой патент в спорном объекте, эксперт не может. В этом случае уже на стадии толкования формулы он вынужден завершить исследование, указав на принципиальную невозможность дать заключение по поставленному вопросу и обосновав свой отказ. Это нормальная практика. Эксперт должен рассматривать такой отказ от дачи заключения не как признание своей некомпетентности, а как проявление своей принципиальности. Это лучше, чем без достаточных оснований «натягивать» вывод в угоду той или иной стороне. Выводы Толкование формулы предусмотрено п. 2 ст. 1354 и п. 3 ст. 1358 ГК РФ. Толкование формулы можно осуществлять по правилам толкования нормы права, которые подробно изложены в книгах. Толкование – процесс уяснения для себя и разъяснения другим смысла информации. Толкование – естественный для человека процесс, обычно протекает неосознанно и безотчетно. Но если при производстве судебной экспертизы он приводит к неочевидным выводам, или если при его осуществлении привлекаются дополнительные источники информации, некоторые умозаключения следует отражать в тексте заключения эксперта. При толковании эксперт вправе использовать общедоступные источники информации, не запрашивая их через суд. Толкование формулы не всегда оказывается продуктивным. Если в результате эксперт видит, что сущность и объем охраны изобретения или полезной модели нельзя определить однозначно, он должен направить в суд отказ от дачи заключения. Список литературы 1. Гойман-Калинский И.В., Иванец Г.И., Червонюк В.И. Элементарные начала общей теории права: Учебное пособие / Под общ. ред. В.И. Червонюк. М.: Колос-с, 2003. 2. Джермакян В.Ю. Президиум ВАС РФ и доктрина эстоппель // Патенты и лицензии. 2012. № 6. 3. Джермакян В.Ю. Суд соблюдает принцип правовой определенности при оценке эквивалентных признаков изобретения // Патентный поверенный. 2015. № 2. 4. Котельникова Н.С. Исследование объектов патентных прав (изобретений и полезных моделей) с целью установления их использования: Метод. пособие для судебных экспертов. М., 2013. 5. Мамиофа И.Э. Эквиваленты в патентной практике. Л.: ЛДНТП, 1979. 6. Хорошкеев В.А. Сопоставительный анализ в судебной патентно-технической экспертизе // Патентный поверенный. 2013. № 5.


Возврат к списку

Яндекс цитирования Рейтинг@Mail.ru